Cinco pasos para conocer el estado de la Propiedad Intelectual de una Empresa

La Propiedad Intelectual en una empresa representada en tecnología, software, diseños, publicidad, marcas, secretos industriales, información confidencial o procedimientos con nivel inventivo, puede representar invaluables activos intangibles que generan valor agregado en la producción de bienes y en la prestación de servicios. Debido a la especialidad de la materia, en muchas ocasiones se dificulta conocer el estado de la Propiedad Intelectual que una empresa tiene y usa. De este modo, y para conocer su estado; es necesario adelantar un “Due Diligence” o Debida Diligencia que consiste en un estudio metódico y analítico de todos los documentos legales que conceden, permiten, licencian o transfieren Propiedad Intelectual. El “Due Diligence” se puede realizar siguiendo, entre otros, estos 5 pasos:

1. Hacer una lista de todos los programas (software) instalados en cada uno de los computadores de la empresa y sus correspondientes licencias

Se deberá entrar en el sistema de cada uno de los computadores de la empresa que se encuentran en las diferentes áreas, tanto administrativa como operativa, y hacer un listado exhaustivo de cada uno de los programas instalados para ser cotejados con las licencias con que las que cuenta la empresa. Aquellos programas instalados y usados por la empresa que no cuenten con una licencia o autorización de uso, se encuentran en estado de ilegalidad y deberá la empresa adquirir la respectiva licencia.

2. Hacer un inventario de todos las marcas, lemas comerciales y nombre de dominio de la empresa

Si se pretende tener un derecho exclusivo y excluyente de marcas y lemas comerciales se requiere obtener el registro del mismo ante la autoridad nacional competente que es la Superintendencia de Industria y Comercio. Una marca es cualquier signo, susceptible de representación gráfica apto para distinguir productos y servicios en el mercado; y un lema comercial es la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca.

Para adelantar esta etapa del Due Diligence se sugiere usar un formato en el que se encuentre Marca/Lema, Titular, No. de Clase según de Clasificación Internacional de Niza, Tipo de Marca: Nominativa, figurativa o Mixta, Estado (Concesión, oposición, negación), No. Certificado y Vigencia.

3. Revisar el objeto y la titularidad de la propiedad intelectual de los siguientes documentos:

· Contratos con empleados o asesores externos que tengan funciones de creación y desarrollo de estrategias, planes, tecnología, manuales, secretos industriales, procesos de producción y procesos de producción de servicios, know how y obras artísticas, entre otras.

· Contratos con agencias de publicidad, centrales de medios, diseñadores gráficos y diseñadores de imagen corporativa.

·Contratos con desarrolladores Web.

Lo anterior le permitirá a la empresa conocer cuáles son sus activos intangibles de los que es titular y de esa manera disponer de los mismos y explotarlos en cualquiera de sus formas, por ejemplo, a través de contratos de franquicia, licencia o arrendamiento.

4. Determinar si la empresa en el desarrollo de su objeto, en sus oficinas de atención al público o en sus establecimientos de comercio, hace uso de obras musicales, audiovisuales o literarias.

Si lo anterior es positivo, se deberá contar con licencia de las sociedades de gestión colectiva autorizadas por la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Para agotar esta etapa en el proceso de Due Diligence se recomienda visitar el link: http://www.derechodeautor.gov.co/web/guest/sociedades-de-gestion-colectiva

5. Comprender y determinar si existen secretos industriales e información confidencial susceptible de protección, así como productos o procedimientos susceptible de patente

Puede ser calificada como información confidencial y secreto industrial cualquier información no divulgada que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial que sea susceptible de transmitirse a un tercero, en la medida que dicha información sea secreta, tenga un valor comercial y haya sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta. Para mantener protegida la información confidencial o los secretos industriales de una empresa, se deberá implementar protecciones de dos tipos:

i. Contractuales: Incluir acuerdos de confidencialidad y no divulgación en los contratos con los empleados y asesores que tengan acceso a la información o al secreto industrial que la empresa haya definido y calificado como tal.